IDENTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
17-
Octubre-
2012.
"MERCK & Co., INC. c/ Ministerio de Economía
s/ Contecioso Administrativo
". Expediente 01145-2011-00215.
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Proceso 01145-2011-00215 , Oficial III .---------------------------------------------------------- SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . Guatemala , diecisiete de octubre del año dos mil doce .------------------------------------ Con sus antecedentes , se tiene a la vista para dictar SENTENCIA el Proceso Contencioso Administrativo arriba identificado , promovido por la entidad MERCK & Co ., INC ., sociedad constituida conforme a las leyes de Estado Unidos de América , representada por Ramón Augusto Guzmán López , mandatario judicial , quien actúa bajo su propia dirección y procuración , en contra del Ministerio de Economía , que dictó la resolución número cero novecientos quince ( 0915 ) el cuatro de agosto de dos mil once . El Ministerio de Economía , compareció representado por Sergio de la Torre Gimeno , Ministro , bajo la dirección y procuración conjunta o separada de los abogados Mayra Lissette Leonardo Cojulun de Cuyan , Eddy Jeannette Soto Hernández , Carlos Enrique Luna Alpirez , Sergio Rolando Figueroa Godoy y Joaquín Romero López Gutiérrez ; La Procuraduría General de la Nación compareció representada por Julia Darina Ríos Rodas de Sánchez , Personera de la Nación y Profesional de la Procuraduría , quien compareció bajo su propia dirección y procuración así como la de los abogados Saúl Estuardo Oliva Figueroa , Vidal García Anavizca , Juan Ildefonso Juárez Ruiz , Víctor Hugo Mejicanos Castañeda , Cindy Giovanna Orellana Castillo , Selvin Haroldo Solórzano Ramírez y José Raúl Herrera González . Las partes son de este domicilio y de los autos se extraen los siguientes resúmenes : ------------------------------------------------------------------------------- CONTENIDO DE LA DEMANDA . El demandante argumentó que , el diez de febrero de dos mil nueve , presentó solicitud de registro inicial de la marca UMBRENA , clase cinco ( 5 ); El Registro de la Propiedad Intelectual mediante /index.php?action=ajax&rs=GDMgetPage&rsargs[]=20121017-0016-01145-2011-00215.pdf&rsargs[]=1
resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve resolvió objetar la solicitud por encontrarse inscrita la marca UMBRELLA clase cinco ( 5 ) inscrita con el número ciento cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve ( 104,459 ). El veintiocho de octubre de dos mil nueve , el Registro e la Propiedad Intelectual , resolvió rechazar la solicitud de marca presentada argumentando que la solicitud de marca UMBRENA posee semejanza , tanto gráfica , fonética e ideológica con la marca UMBRELLA , por lo que se imposibilita la coexistencia pacífica entre ambas marcas . Ante el rechazo de la solicitud , Merck & Co ., Inc ., interpuso recurso de revocatoria y el Ministerio de Economía resolvió sin lugar , confirmando la resolución de fecha veintiocho del octubre de dos mil nueve dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual . Merck & Co . Inc . manifiesta que los productos cuya inscripción solicita se caracterizan por ser de índole específica , es decir , son productos farmacéuticos vendidos en las farmacias mediante la presentación de receta médica , porque dichos productos se relacionan con el tratamiento de enfermedades delicadas tales como diabetes , cáncer osteoporosis , etc . En este orden de ideas , un consumidor no puede llegar a una farmacia y solicitar el producto UMBRENA sin que le sea requerida la presentación de la receta médica respectiva , por ser un producto delicado , por lo que es obligado que consulte previamente al especialista o médico general , para poder obtener una receta que describa el producto que necesita para su tratamiento . Con lo anterior , la confusión invocada tanto por el Registro de la Propiedad Intelectual como por el Ministerio de Economía es prácticamente imposible que pueda darse , no obstante tratarse de productos farmacéuticos , si bien es cierto , la marca UMBRELLA ampara productos farmacéuticos , es importante mencionar que dicha marca identifica en el comercio un tipo de “ filtro solar ” en forma de gel , lo cual es /index.php?action=ajax&rs=GDMgetPage&rsargs[]=20121017-0016-01145-2011-00215.pdf&rsargs[]=2
totalmente distinto , por su naturaleza , al producto que mi representada ampara con su marca UMBRENA . Consta en el expediente administrativo , el documento que demuestra que la marca registrada UMBRELLA es un término del idioma inglés , cuyo significado al idioma español es : “ Paraguas , sombrilla , quita sol ”, lo cual confirma lo aseverado con anterioridad , en cuanto a que identifica un “ filtro solar ”, por lo que una vez más se establece , que no puede confundirse el producto amparado con la marca UMBELLA ( filtro solar ) con la marca UBRENA ( producto para enfermedades especiales ). Como se observa , la naturaleza de los productos en conflicto es diferente , porque no puede confundirse un protector solar con un producto que se vende bajo receta médica . Es precisamente esta circunstancia , la que distingue la solicitud de marca solicitada , pues UMBRENA no posee ningún significado al idioma español que pueda inducir al consumidor a pensar en un determinado tipo de producto , como sucede con la marca registrada UMBRELLA . Es un hecho indudable , que la marca está siendo solicitada para amparar productos de distinta naturaleza y en consecuencia va dirigido a distinto consumidor , pues se relaciona con un producto destinado al tratamiento de diabetes , enfermedades y trastornos cardiovasculares , cáncer , etc . Otro hecho , es el que se relaciona en cuanto a que el “ filtro solar ” que se comercializa con la marca UMBRELLA , producto de aplicación externa , que es todo lo contrario al producto farmacéutico para consumo humano que se ampara con la marca UMBRENA , producto de uso delicado , lo cual no acontece con la marca UMBRELLA que es de venta libre y por ende de consumo popular ; lo que lleva a la conclusión que es posible la coexistencia de ambas marcas en el ámbito mercantil , debido a que es difícil , por no decir imposible , que un consumidor pueda asociar el producto amparado con la marca UMBRELLA , con el producto /index.php?action=ajax&rs=GDMgetPage&rsargs[]=20121017-0016-01145-2011-00215.pdf&rsargs[]=3
amparado con la marca UMBRENA , por ser de distinta naturaleza . En el presente caso , debe hacerse aplicación del contenido de lo estipulado por el artículo 17 párrafo tercero de la Ley de Propiedad Industrial , en donde se contiene el “ Principio de Especialidad de la Marca ” cuando estipula que : “ Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley , la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada ”. Como se puede observar , lo definido por el Ministerio de Economía en resolución número cero novecientos quince ( 0915 ) de fecha cuatro de agosto de dos mil once , no se adecua a lo que establece la Ley de Propiedad Industrial , pues si bien es cierto la conformidad gramatical de ambas denominaciones es semejante , en derecho marcario prevalece el Principio de Especialidad de la Marca sustentando en una de sus características como lo es la distintividad en cuanto a la naturaleza del producto , de tal manera que no es cierto que UMBRENA en su conjunto pueda afectar los derechos de la marcas inscrita UMBRELLA , como lo afirma la autoridad impugnada . Por lo que , siendo evidente que la resolución emitida por el Ministerio de Economía no se encuentra ajustada a derecho , fundamentó su derecho , ofreció sus medios de pruebas y pidió de tramite y de fondo que se declare con lugar la demanda planteada .-------------------- CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO . El Ministerio de Economía contestó la demanda en sentido negativo . Al analizar el expediente administrativo y conforme a lo que determina el artículo 21 literal a ) de la Ley de Propiedad Industrial , se estableció que existe similitud gráfica entre la marca UMBRELLA que se encuentra registrada en la clase cinco ( 05 ) bajo número de registro ciento cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve M ( 104459M ), a favor de la entidad
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